<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sodba III Ips 79/2018
ECLI:SI:VSRS:2019:III.IPS.79.2018

pomembnejša odločba

Evidenčna številka:VS00021756
Datum odločbe:19.02.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba V Cpg 1113/2017
Datum odločbe II.stopnje:15.02.2018
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Miodrag Đorđević (poroč.), dr. Ana Božič Penko, dr. Mile Dolenc, Tomaž Pavčnik
Področje:PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:znamka - besedna znamka - figurativna znamka - tožba na ugotovitev ničnosti znamke - omejitev pravice imetnika znamke - označba storitve - dopuščena revizija

Jedro

Z ugotovitvijo neobstoja razlikovalnega učinka bi sodišče ugotovilo absolutni razlog za zavrnitev znamke. Tega pa ni mogoče ugotavljati izven postopka za ugotovitev ničnosti znamke, ki se začne na podlagi posebne tožbe po 114. členu ZIL-1. Ugotovitve ničnosti znamke ni mogoče izreči v postopku presoje kršitve pravice iz znamke in ob presoji ugovorov, ki jih zaradi obrambe pred prepovednim zahtevkom imetnika znamke poda domnevni kršitelj pravic. Postopek za ugotovitev ničnosti znamke je namreč poseben postopek, takega postopka pa tožena stranka ni sprožila.

47. člen ZIL-1 je treba obravnavati tudi v povezavi z 48. členom ZIL-1, ki omejuje pravice imetnika znamke. Navedena določba našteva primere, v katerih imetnik znamke tretjim v gospodarskem prometu ne more prepovedati, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporabljajo imena, naslove, označbe, znake ali znamke.

Izrek

I. Revizija se zavrne.

II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

III. Tožeča stranka mora v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti toženi stranki njene stroške revizijskega postopka v višini 1.023,64 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za prepoved uporabe znaka, besede in imena „Rock“ pri opravljanju dejavnosti oddajanja radijskih programov zaradi kršitve blagovnih znamk tožeče stranke ter zahtevek za objavo sodbe v časopisih A. in B.

2. Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo potrdilo.

3. Vrhovno sodišče je s sklepom III DoR 34/2018-8 z dne 10. 7. 2018 dopustilo revizijo glede vprašanja, ali je odločitev pritožbenega sodišča pravilna s stališča določbe 47. člena ZIL-1.

4. Na podlagi navedenega sklepa tožeča stranka zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi ter sodbi sodišč druge in prve stopnje spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi, podrejeno pa, da sodbi sodišč nižjih stopenj razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje.

5. Tožeča stranka je 24. 9. 2018 vložila dopolnitev revizije, ki pa je glede na določbo prvega odstavka 367. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) prepozna; zato je Vrhovno sodišče ni upoštevalo.

6. Revizija je bila vročena toženi stranki, ki v odgovoru na revizijo predlaga njeno zavrnitev.

7. Revizija ni utemeljena.

8. Iz sodb in dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena ZPP), izhaja, da ima tožeča stranka pri Uradu za industrijsko lastnino Republike Slovenije registrirani dve figurativni in dve besedni znamki „Rock Radio“ in „Radio Rock“ (št. 201471283 in št. 201570147, št. 201670341 in št. 201670342) v 35, 38 in 41 razredu Nicejske klasifikacije. Figurativni znamki je registrirala leta 2015, besedni znamki pa med postopkom pred sodiščem prve stopnje.

9. Tožeča stranka je zahtevala prepoved uporabe znaka, besede in imena „Rock“ pri opravljanju dejavnosti oddajanja radijskih programov zaradi kršitve njenih figurativnih in besednih znamk. Zahtevek je utemeljevala na določbah Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) in Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1).

10. Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, da imetnik znamke nima izključne pravice vsakomur na trgu radijskih postaj prepovedati uporabo besede „rock“ brez možnosti vsebinske presoje utemeljenosti ugovorov, s katerimi se nasprotna stranka brani pred prepovednim zahtevkom imetnika znamke. Vsebinsko sta presojali materialnopravne ugovore tožene stranke in zaključili, da so ti utemeljeni. Z registracijo figurativnih znamk tožeča stranka po mnenju sodišč prve in druge stopnje ni pridobila izključne pravice do uporabe besede „rock“, saj ta beseda na trgu radijskih postaj ne ustvarja nobenega razlikovalnega učinka. Enako stališče sta sodišči zavzeli glede kršitve besednih znamk tožeče stranke. Besedni znamki tožeče stranke sta po mnenju pritožbenega sodišča nični. Pojasnili sta, da zahtevek ni utemeljen niti na določbah ZPOmK-1.

11. V reviziji tožeča stranka navaja, da sta sodišči prve in druge stopnje s svojo odločitvijo posegli v njene pridobljene pravice, saj sta ji odrekli sodno varstvo kljub temu, da ima registrirane znamke, ki naj bi ji zagotavljale varstvo pred kršitvami.

12. Primarno Vrhovno sodišče opozarja, da je v obravnavanem primeru treba razlikovati med posegom v figurativni znamki in posegom v besedni znamki tožeče stranke. Kršitev figurativne znamke, v kateri so vključene tudi besede ali besedne zveze, je lahko podana tudi z uporabo posameznih besed ali besednih zvez, če te besede ali besedne zveze v figurativni znamki ustvarjajo razlikovalni učinek za blago ali storitev, na katero se nanaša registrirana figurativna znamka. Varstvo figurativne znamke pa samo po sebi ne obsega tudi varstva pred uporabo besed ali besednih zvez, ki imajo le opisni ali pojasnjevalni pomen in so brez razlikovalnega učinka. Pri besednih znamkah je kršitev podana z uporabo besede ali besedne zveze, ki je registrirana kot besedna znamka.

13. Tožeča stranka ima registrirani dve figurativni znamki in dve besedni znamki „Rock Radio“ in „Radio Rock“. Vrhovno sodišče se strinja s presojo sodišč prve in druge stopnje, da beseda „rock“, vsebovana v figurativnih znamkah tožeče stranke, ne ustvarja nikakršnega razlikovalnega učinka na trgu radijskih postaj. Vendar pa je tožeča stranka svoj zahtevek utemeljevala tudi na kršitvi besednih (in ne le figurativnih) znamk, zaradi česar je Vrhovno sodišče v nadaljevanju presojalo kršitev teh dveh znamk.

14. Sodišče Evropske unije je v odločbah C-561/11 z dne 21. 2. 2013 in C-491/14 z dne 10. 3. 2015, na kateri se je sklicevalo sodišče druge stopnje, zavzelo stališče, da kljub jamstvom, ki jih ponuja postopek registracije znamk Skupnosti, ni mogoče povsem izključiti, da se lahko kot znamka registrira znak, s katerim se lahko krši prejšnja znamka. Na podlagi obeh odločb Sodišča Evropske unije je drugostopenjsko sodišče naredilo zaključek, da so materialnopravni ugovori zoper zahtevek imetnika znamke dopustni, ne da bi bilo treba sprožiti poseben postopek za razglasitev ničnosti znamke pri registrskem organu ali vložiti nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti znamke.

15. Revidentkino stališče, da se odločbi ne nanašata na povsem primerljivo situacijo, drži. Sodišče Evropske unije je namreč v obeh odločbah obravnavalo situacijo, ko sta si nasproti stali dve registrirani znamki, medtem ko v obravnavanem primeru tožena stranka ni imetnica znamk, temveč uporablja znake, za katere tožeča stranka trdi, da kršijo njene registrirane znamke.

16. Tožeča stranka v reviziji opozarja na dejstvo, da je kljub registriranim znamkam ostala brez pravnega varstva pred posegom v te znamke. Pri tem je Vrhovno sodišče presojalo izključno, ali registrirane besedne znamke tožeči stranki zagotavljajo varstvo pred posegom toženk.1

17. 42. člen ZIL-1 določa, da se sme kot znamka registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv, kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov. Pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka, se upoštevajo vse dejanske okoliščine, zlasti trajanje uporabe znaka. Narava blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka, ne sme biti v nobenem primeru ovira za registracijo. V točki b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 je določeno, da se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka. Odsotnost razlikovalnega učinka je absolutni razlog za zavrnitev znamke. Če je bila znamka registrirana v nasprotju s 42. ali 43. členom ZIL-1, se lahko vloži tožba za ugotovitev ničnosti znamke (prvi odstavek 114. člena ZIL-1).

18. Znamka, ki ni v postopku za ugotovitev ničnosti znamke razglašena za nično (114. člen ZIL-1), znamka, ki ni bila izbrisana iz registra (119. člen ZIL-1) ali razveljavljena (121. člen ZIL-1), velja. Znamka, ki velja, pa njenemu imetniku zagotavlja pravno varstvo pred posegi drugih. 47. člen ZIL-1 daje imetniku znamke izključno pravico do njene uporabe. Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena je tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, upravičen preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo znake, ki so enaki ali podobni registrirani znamki. Zoper osebo, ki brez njegovega soglasja posega v pravice iz znamke, lahko s tožbo zahteva varstvo pravic, ki mu jih zagotavlja registrirana znamka (121. člen ZIL-1).

19. Argument sodišč prve in druge stopnje, da zaradi odsotnosti razlikovalnega učinka besednih znamk tožeči stranki ni mogoče nuditi sodnega varstva pred posegi v njeni znamki, ni utemeljen. Namen, ki ga imetnik znaka zasleduje z registracijo znamke, je ravno v varstvu pred neupravičeno uporabo znaka. Z ugotovitvijo neobstoja razlikovalnega učinka bi sodišče ugotovilo absolutni razlog za zavrnitev znamke. Tega pa ni mogoče ugotavljati izven postopka za ugotovitev ničnosti znamke, ki se začne na podlagi posebne tožbe po 114. členu ZIL-1. Ugotovitve ničnosti znamke ni mogoče izreči v postopku presoje kršitve pravice iz znamke in ob presoji ugovorov, ki jih zaradi obrambe pred prepovednim zahtevkom imetnika znamke poda domnevni kršitelj pravic. Postopek za ugotovitev ničnosti znamke je namreč poseben postopek, katerega pa tožena stranka ni sprožila.

20. Vendar pa je pri odgovoru na dopuščeno vprašanje, v okviru katerega je bilo treba presoditi, ali je odločitev sodišča druge stopnje pravilna s stališča določbe 47. člena ZIL-1, treba upoštevati, da je navedena določba del širšega konteksta oziroma del celotne ureditve, ki varuje pravice, ki izvirajo iz registrirane znamke. 47. člen ZIL-1 je tako treba obravnavati v povezavi z 48. členom ZIL-1, ki omejuje pravice imetnika znamke in na katerega opozarja tudi tožena stranka v odgovoru na revizijo. Navedena določba našteva primere, v katerih imetnik znamke tretjim v gospodarskem prometu ne more prepovedati, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporabljajo imena, naslove, označbe, znake ali znamke. Tako je v točki b) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 določeno, da imetnik znamke tretjemu ne more preprečiti uporabe označbe glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev.

21. Iz splošno znanih dejstev (peti odstavek 214. člena ZPP) pa tudi iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da ima beseda „rock“ opisni pomen za glasbeno zvrst. Tožeča stranka je toženkam očitala neupravičeno uporabo te besede ravno pri predvajanju rock glasbe preko radia oziroma pri oddajanju radijskih programov (pri priglasitvi medija za radijsko oddajanje in razširjanje radijske vsebine z besedami Radio Rock Maribor in Radio Rock Celje). Beseda „rock“ ima na trgu radijskih postaj, ki predvajajo glasbeno zvrst rock, opisni pomen. Pomeni označbo (opravljanja storitve) predvajanja rock glasbe.

22. Dobra vera se domneva, posledično pa tudi ravnanje v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, kar je predpostavka za omejitev pravic na podlagi 48. člena ZIL-1. Ker je tožeča stranka besedni znamki registrirala šele v času, ko je že dlje tekel postopek pred sodiščem prve stopnje, je slaba vera tožene stranke pri uporabi sporne besede že pojmovno izključena. Tožeča stranka namreč toženkam očita kršitev njenih pravic iz znamk v času, ko besednih znamk še ni imela registriranih. Na podlagi pred sodišči nižjih stopenj ugotovljenega dejanskega stanja je tako Vrhovno sodišče zaključilo, da so pravice iz besednih znamk, ki jih ima tožeča stranka registrirane, omejene, saj toženi stranki ne more preprečiti, da bi skladno z dobrimi poslovnimi običaji uporabljala besedni zvezi „Radio Rock“ in „Rock Radio“ pri oglaševanju radijskih postaj.

23. Odgovor na dopuščeno vprašanje je tako glede na okoliščine primera pritrdilen.

24. Ker razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, niso podani (371. člen ZPP), je Vrhovno sodišče revizijo na podlagi 378. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo (I. točka izreka).

25. Na podlagi prvega odstavka 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo, da tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka (II. točka izreka). Toženi stranki pa je dolžna povrniti 826,20 EUR stroškov odgovora na revizijo, 12,85 EUR stroškov za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev ter 22 % DDV v višini 184,59 EUR, skupaj torej 1.023,64 EUR (III. točka izreka). Odmera vseh stroškov temelji na Odvetniški tarifi (Ur. l. 2/2015 z dne 9. 1. 2015).

26. Odločitev je bila sprejeta soglasno.

-------------------------------
1 Kot je bilo obrazloženo, zaradi odsotnosti razlikovalnega učinka uporabljenih besednih zvez, vsebovanih v figurativnih znamkah, tožeča stranka varstva na podlagi figurativnih znamk ne uživa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1 - člen 43, 43/1, 43/1-b, 47, 48, 114, 114/1, 121
Datum zadnje spremembe:
16.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3NzQw